IMPRESSION V. LEXMARK

La decisión que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos adoptó el pasado 30 de mayo de 2017 es, sin asomo de duda, una de las más importantes en materia de agotamiento del derecho de propiedad intelectual y sobre las facultades que tiene el juez de infracción sobre las estipulaciones contractuales de los titulares de derechos. La sentencia, proferida en el caso Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc., abordó los siguientes interrogantes: ¿Hasta dónde llega el poder contractual del titular de la patente? ¿Puede el titular de la patente prohibir contractualmente la reventa y la reutilización de sus productos? ¿La venta de un artículo patentado en el extranjero agota el derecho del titular a restringir la importación de un producto vendido en el extranjero? El litigio versa sobre la infracción de las patentes que Lexmark International detenta sobre cartuchos de tóner que comercializa tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. La estrategia de comercialización de los cartuchos fue un aspecto fundamental en la decisión; de ahí la importancia de precisar que Lexmark ofrece a sus consumidores dos modalidades de adquisición: la primera consiste en la venta del cartucho a un precio normal, sin restricciones contractuales; y la segunda se ejecuta a través del “programa de retorno”. Bajo esta segunda modalidad, el consumidor, a cambio de un descuento especial en los cartuchos, debe suscribir un contrato que lo obliga a usar el cartucho una sola vez y se le prohíbe su reventa.

Aunque dicha estrategia parecía conveniente para la empresa Norteamericana, gran parte de sus consumidores, haciendo uso de la segunda modalidad mencionada, revendieron los cartuchos tanto a nivel nacional como internacional. Ello originó la demanda instaurada por Lexmark contra algunos de dichos revendedores. La demandante alegaba que, se le habían infringido sus patentes, tanto por quienes vendían internamente sus productos, como por quienes los importaban del extranjero. En otras palabras, entre los demandados era posible distinguir dos categorías: (i) los que habían adquirido los cartuchos directamente de Lexmark a través del “programa de retorno”, y (ii) los que importaban a Estados Unidos los cartuchos adquiridos de compradores extranjeros. Impression Products, uno de los demandados, argumentaba que los derechos de Lexmark se habían agotado1 con la primera venta de los cartuchos.

La Corte del Distrito acogió la teoría del agotamiento del derecho solo para la venta de los cartuchos adquiridos del extranjero, concluyendo la existencia de la infracción únicamente respecto de los cartuchos nacionales. En cambio, en el Circuito Federal se advirtió la infracción en ambas situaciones. En efecto, esta Corte consideró que el titular de la patente tenía la facultad de conservar el control de la comercialización de la patente y restringir contractualmente el uso posterior a la venta, así como de las reventas posteriores. En cuanto a las ventas realizadas en el extranjero, la Corte Federal, basándose en el caso Jazz Photo Corp. v. Comisión de Comercio Internacional, concluyó que la venta en el extranjero no extingue el derecho por cuanto a su juicio, las ventas en otros países tienen unos efectos sobre la patente que, aunque podrían ser considerados como extraterritoriales, sí pueden resultar relevantes para el titular de derechos.

Muy diferente fue la posición asumida por la Corte Suprema, cuyos Magistrados, en su mayoría, consideraron que la primera venta de la patente genera el automático agotamiento del derecho. La Corte con base en el caso Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc., manifestó lo siguiente: “exhaustion occurs because allowing patent rights to stick to an already- sold item as it travels through the market would violate the principle against restraint on alienation.”

Ello es así, pues una solución diferente generaría obstáculos innecesarios en el comercio, de ahí la importancia de concebir el agotamiento del derecho como una limitación necesaria a los derechos de exclusiva. De esa forma ya lo había expresado en el Siglo XVII Lord Coke, citado por la Corte, cuando sostuvo que si un propietario restringe la reventa o el uso de un producto después de venderlo, esa restricción “es nula, porque… va contra el comercio y el tráfico, y la negociación y contratación entre hombre y hombre.”

La Corte precisa que el concepto del agotamiento del derecho no se traduce en una presunción, sino en una excepción al derecho de propiedad. Así como, no en todos los casos se agota el derecho, éste tampoco se considera como absoluto o perpetuo. Ahora, la Corte es clara en afirmar que la solución en este caso no es óbice para que el licenciante pueda disponer a su arbitrio del conjunto de derechos que le es concedido mediante la patente.

En cuanto al agotamiento internacional, la Corte rechazó el argumento esgrimido por Lexmark, según el cual los precios de los cartuchos se encuentran determinados por la influencia directa que ejerce la patente en el mercado; y no la acepta, por cuanto considera que, en precedentes anteriores, como en el caso Kirtsaeng, se había señalado que el agotamiento del derecho aplica con independencia del lugar de destino de las ventas posteriores a la venta original.

Igualmente estimó que, la limitación aplica con total independencia del precio del producto, así como de los efectos que la patente pueda tener en la determinación del valor de los productos en el mercado. En conclusión, el único factor determinante de la aplicación del agotamiento del derecho es la decisión del titular de disponer de sus derechos a cambio de un estipendio económico.

Ahora bien, conviene señalar que la aplicación del agotamiento internacional no es nueva. En efecto, en un reconocido caso japonés, el Tribunal Superior de Tokyo aplicó la misma teoría al sostener que: “Si se examina la existencia de razones considerables para balancear la protección legal del titular de la patente con la protección del interés público en el desarrollo económico, desde el punto de vista de las consideraciones legales no hace diferencia que el titular de la patente coloque los bienes en circulación en el extranjero y pueda determinar los precios para los productos patentados a su discreción de forma de incluir una compensación por la revelación de la invención, o que exista un caso de agotamiento nacional. En otras palabras, la oportunidad del titular de la patente de recibir compensación por la revelación de la invención está limitada a una sola oportunidad.”

La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos deja, por supuesto, interrogantes sobre las facultades y poderes contractuales de los titulares de patentes. Sigue siendo un enigma sin resolver el límite o la extensión de los poderes que tiene el titular de limitar el uso de la patente por parte de quien adquiere sus productos y de los licenciatarios de las patentes integradas en dichos bienes tangibles. Aún nos queda por indagar: ¿después de la sentencia, el titular de la patente ya no podrá delimitar los usos autorizados por parte de su licenciatario/comprador en Estados Unidos?

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